《关于规范申请专利行为的办法》解读

  《关于规范申请专利行为的办法》（以下简称《办法》）于2021年3月11日由国家知识产权局公告（第411号）发布，现对其制定背景和主要内容进行介绍和解读。

一、制定背景和必要性

  党中央、国务院高度重视知识产权工作，习近平总书记作出一系列重要指示，强调要加强知识产权保护，提高知识产权审查质量和审查效率。特别是2020年中央政治局第二十五次集体学习中，总书记明确提出要实现“从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，从追求数量向提高质量转变”。我国知识产权事业蓬勃发展，为国家经济社会建设提供了有力支撑，但与此同时，也出现了违背专利法立法宗旨、违反“诚实信用”原则，不以保护创新为目的的各类非正常申请专利行为，扰乱了国家专利工作秩序。

  为严厉打击非正常申请专利行为，从源头上促进专利质量提升，国家知识产权局采取了一系列措施。2007年，国家知识产权局制定了《关于规范专利申请行为的若干规定》（国家知识产权局令第45号），并于2017年进行了修改，发布了国家知识产权局令第75号。根据第75号局令，国家知识产权局于2018年至2020年对非正常申请专利行为进行了排查处置。然而，近来又出现了一些非正常申请专利行为，且行为变化多样、屡禁不止。为了确保实现专利法鼓励真实创新活动的立法宗旨，打击和遏制不以保护创新为目的的各类非正常申请专利行为，国家知识产权局现制定并发布《办法》，作为对国家知识产权局令第75号的补充，对申请专利行为进一步予以规制。

二、主要内容解读

  《办法》共八条，分别对制定依据、非正常申请专利行为表现形式、审查程序、救济途径、相关处理措施和施行日期作了规定。

  （一）《办法》制定依据

  《办法》第一条明确“依据专利法及其实施细则、专利代理条例等有关法律法规制定本办法”。专利法第一条开宗明义阐述了立法宗旨，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力；第五条规定，对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。除此之外，民法典第七条规定“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺”。上述规定为制定《办法》，打击和处理非正常申请专利行为提供了明确的法律依据。

  （二）非正常申请专利行为的界定

  首先，《办法》第二条第一款给出了非正常申请专利行为的基本定义：任何单位或者个人，不以保护创新为目的，不以真实发明创造活动为基础，为牟取不正当利益或者虚构创新业绩、服务绩效，单独或者勾联提交各类专利申请、代理专利申请、转让专利申请权或者专利权等行为都属于非正常申请专利行为。

  其次，《办法》第二条第二款对非正常申请专利行为的表现形式进行了非穷举式列举。

  1.关于“同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请。”是指发明创造内容明显相同或经过简单组合变化而形成多件专利申请，无论这些专利申请是同时提交还是先后提交的，既包括提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或拼凑的发明或实用新型申请，也包括对不同设计特征或要素原样或细微变化后，进行简单拼合、替换得到的外观设计申请。需要特别指出的是“发明创造内容明显相同”并不包括专利法第九条第一款所允许的同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情形。

  2.关于“所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况。”其中“编造、伪造或变造”主要指编造、伪造不存在的发明创造内容、实验数据、技术效果等行为；或者对已有技术或设计方案加以修改变造后，夸大其效果，但实际无法实现该效果的行为。

  3.关于“所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符。”是指提交的专利申请的发明创造数量或内容明显超出了申请人、发明人的实际研发能力及资源条件。例如：某公司短期内提交了大量专利申请，但经查证，该公司没有参保人员和实缴资本，实际为无科研投入、无研发团队、无生产经营的空壳公司。

  4.关于“所提交多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机程序或者其他技术随机生成。”是指没有科研人员实际参与，仅利用计算机手段随机、无序地形成技术方案或设计方案，不是真实的创新活动。例如，提交的多件申请内容完全是利用计算机技术随机生成的技术方案、产品形状、图案或者色彩。

  5.关于“所提交专利申请的发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的发明创造，或者无任何检索和审查意义的内容。”是指站位本领域技术人员角度，申请人为规避可专利性审查目的，故意将本领域常规的或者本可以通过简单步骤实现的技术路线或设计方案复杂化处理，但实际上并没有实现技术改进和设计改进，尤其是通过罗列大量、细微非必要技术特征形成的权利要求，本质上毫无必要地缩限了保护范围。

  6.关于“为逃避打击非正常申请专利行为监管措施而将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提交。”是指为逃避被认定为非正常申请专利行为，故意通过注册多个公司、利用多个身份证件号码或使用多个公司地址而将本属于同一申请人的专利申请从时间、地点、申请人等多个角度进行分散提交的行为。

  7.关于“不以实施专利技术、设计或其他正当目的倒买倒卖专利申请权或专利权，或者虚假变更发明人、设计人。”主要包括两种情形：一是出于非市场竞争目的倒买倒卖专利申请权或专利权的行为。例如，某机构或个人将审查期间的专利申请或获得授权后的专利进行批量转让，且转让人所持有的专利申请或专利与其经营业务没有必然关联；或者受让人明显不是出于技术实施或其他合理法律目的受让专利申请或专利权的行为。二是虚假变更发明人、设计人的行为。实践中发现存在出于不正当利益目的，将未对发明创造作出贡献的人变更为发明人或设计人的情况，而专利法实施细则第十三条规定，发明人或设计人应当是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。

  8.关于“专利代理机构、专利代理师，或者其他机构或个人，代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为。”是指有资质的专利代理机构、专利代理师以及无专利代理资质的机构或个人，实施各类非正常申请专利行为。包括直接代理非正常专利申请的行为，以及诱导、教唆、帮助他人提出非正常专利申请的行为。

  （三）对非正常专利申请的审查程序

  《办法》第三条明确了国家知识产权局对非正常专利申请的专门审查程序，无论是在专利申请受理、初审、实审、复审程序中，还是在国际申请的国际阶段程序中发现或者根据举报得知，并初步认定存在非正常申请专利行为的，国家知识产权局都可依据本《办法》通知申请人在指定期限内主动撤回相关专利申请或法律手续办理请求，或者陈述意见。申请人对于初步认定不服的，应当在指定期限内陈述意见并提交充分证明材料。无正当理由逾期不答复的，相关专利申请被视为撤回，相关法律手续办理请求被视为未提出。经申请人陈述意见后，国家知识产权局仍然认为属于《办法》所称非正常申请专利行为的，将依法驳回相关专利申请，或者不予批准相关法律手续办理请求。

  （四）相关法律救济途径

  国家知识产权局对非正常申请专利行为将在充分考虑相关证据的基础上，秉持客观、公正、审慎的审查原则进行处理。经申请人意见陈述后，国家知识产权局认为不属于非正常申请专利行为的，将纳入正常审查程序继续审查。如公民、法人或其他组织对于国家知识产权局处理非正常申请专利行为的具体行政行为不服的，可以依照《国家知识产权局行政复议规程》有关规定向国家知识产权局申请行政复议，或直接向人民法院提起行政诉讼。如专利申请人对国家知识产权局驳回申请的决定不服的，可以依照专利法第四十一条的规定向国家知识产权局请求复审。

  （五）对于非正常申请专利行为的其他处理措施

  《办法》分层次、分主体明确了对存在各类非正常申请专利行为的单位或个人的处理措施，以及处理部门和处理机关。其中：第五条明确了对存在第二条第二款第（八）项所述非正常申请专利行为的专利代理机构或者专利代理师，由中华全国专利代理师协会采取自律措施，对于屡犯等情节严重的，由国家知识产权局或者省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门依据《专利代理条例》和《专利代理管理办法》的规定进行处罚。

  对于存在上述行为的其他机构或个人，有证据证明存在擅自开展专利代理业务行为的，省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门依据《专利代理条例》的规定对其无资质专利代理行为进行处罚。如发现其存在其他违法违规行为线索的，依法移送有关部门处理。

  《办法》第四条、第六条、第七条进一步强调了国家知识产权局令第75号中的相关规定，对提交非正常专利申请情节严重的申请人，在不予减缴专利费用、要求进行补缴的基础上，自认定非正常申请专利行为之日起五年内对其所有专利申请不予减缴专利费用；对于存在非正常申请专利行为的单位或者个人，如其行为依据刑法涉嫌构成犯罪的，依法移送有关机关追究其刑事责任。